Venture Capital Reinvented: Markt, Recht, Steuern. Группа авторов

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zum Interesse des Unternehmens an einer Geheimhaltung der Ergebnisse liegen. Eine Geheimhaltung oder ein Vetorecht seitens des Unternehmens akzeptieren die öffentlichen Forschungseinrichtungen vor dem Hintergrund ihres gesetzlichen Forschungsauftrages in aller Regel nicht. In der Praxis wird dieses Spannungsverhältnis daher in der Regel so aufgelöst, dass den öffentlichen Forschungseinrichtungen ein Publikationsrecht vertraglich zugesichert wird, dieses aber unter den Vorbehalt gestellt wird, dass die Forschungseinrichtungen auf Verlangen des Unternehmens erstens die Publikation für einen bestimmten Zeitraum aufschieben müssen, um dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse durch allfällige Patentanmeldungen zu sichern und zweitens vertrauliche Informationen des Unternehmens aus der Publikation vor der Veröffentlichung zu entfernen bzw. zu ersetzen sind.[65]

      Bei Lizenzverträgen mit öffentlichen Forschungseinrichtungen ergeben sich ebenfalls eine Reihe an Besonderheiten.

      In Lizenzverträgen zwischen zwei Unternehmen erfolgt die Lizenzvergabe in aller Regel produktbezogen, d.h. das lizenzgebende Unternehmen lizensiert an das lizenznehmende Unternehmen alle geistigen Eigentumsrechte (und/oder Know-how), die für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb eines bestimmten Produkts erforderlich (und ggf. nützlich sind). Für eine Patentlizenz kann eine vertragliche Regelung des Lizenzgegenstandes beispielweise wie folgt lauten:

      „Lizensierte Patentrechte sind alle Patente, Patentanmeldungen, Teilungen, ergänzende Schutzzertifikate, Erneuerungen, Bestätigungen und Neuauflagen, die dem Lizenzgeber während der Laufzeit dieses Vertrages gehören und die für die Entwicklung, Herstellung oder die Vermarktung und den Vertrieb von Lizenzprodukten erforderlich sind. Unbeschadet der in dieser Ziffer beschriebenen umfassenden Definition sind die Lizensierten Patentrechte, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehen, in Anlage A aufgeführt“.

      Dieser produktbezogene Ansatz soll sicherstellen, dass der Lizenznehmer ein Nutzungsrecht an allen (auch zukünftigen) Immaterialgütern des Lizenzgebers erlangt, die erforderlich sind, um das lizenzierte Produkt weiter zu entwickeln, herzustellen und auf den Markt zu bringen. Der Lizenznehmer soll im Verhältnis zum Lizenzgeber (und in aller Regel auch im Verhältnis zu dessen verbundenen Unternehmen) eine umfassende Ausübungsfreiheit, sog. Freedom-to-Operate, erhalten.

      Im Gegensatz hierzu sind Lizenzverträge zwischen öffentlich-rechtlichen Forschungseinrichtungen und Unternehmen in der Regel Immaterialgüter-bezogen ausgestaltet, d.h. es werden nur spezifische, zum Zeitpunkt des Abschlusses des Lizenzvertrages bereits bestehende geistige Eigentumsrechte (und/oder Know-how) lizensiert. Vertraglich kann dies entweder dadurch erfolgen, dass der Lizenzgegenstand zeitlich auf das Inkrafttreten des Lizenzvertrages beschränkt wird oder, noch enger, nur die in einem Anhang ausdrücklich genannten (oder im Fall von Know-how genau umschriebenen) Immaterialgüter lizensiert werden. Eine entsprechende Klausel wäre dann wie folgt zu formulieren:

      „Lizensierte Patentrechte sind alle Patente, Patentanmeldungen, Teilungen, ergänzende Schutzzertifikate, Erneuerungen, Bestätigungen und Neuauflagen, die dem Lizenzgeber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages gehören und die für die Entwicklung, Herstellung oder die Vermarktung und den Vertrieb von Lizenzprodukten erforderlich sind“; oder

      „Lizensierte Patentrechte sind alle Patente, Patentanmeldungen, Teilungen, ergänzende Schutzzertifikate, Erneuerungen, Bestätigungen und Neuauflagen, die in Anlage A aufgeführt sind“.

      Freedom-to-Operate erlangt der Lizenznehmer damit nicht umfassend; vielmehr kann es notwendig werden, mit der Forschungseinrichtung eine Erweiterung des Lizenzvertrages oder den Abschluss eines neuen Lizenzvertrages zu verhandeln, wenn nach Abschluss des Lizenzvertrages neue Immaterialgüter entstehen. Diese Zurückhaltung der öffentlich-rechtlichen Forschungseinrichtungen kann insbesondere dadurch erklärt werden, dass sich die Forschungseinrichtungen nicht hinsichtlich zukünftiger Forschungsergebnisse binden wollen, zumal es ohne Weiteres sein kann, dass diese im Rahmen anderer Forschungsprojekte von anderen Forschungsgruppen hervorgebracht werden.

      Bei der Ausgestaltung des Vergütungsmodells sind die öffentlichen Forschungseinrichtungen in der Praxis oftmals bereit, flexible Lösungen einzugehen. Dies gilt insbesondere bei Lizenzerträgen mit Spin-off Unternehmen. So sehen die Spin-off Richtlinien der ETH Zürich vor, dass bei der

      In der Praxis wird daher in der Regel auf hohe Vorabzahlungen, sog. Upfront Payments, verzichtet zugunsten von gestaffelten Vergütungsmodellen, welche den finanziellen Möglichkeiten des Spin-off Unternehmens Rechnung tragen (z.B. kann die Zahlung von erfolgreichen Investitionsrunden abhängig gemacht werden). Allerdings ist zu beachten, dass die finanziellen Regelungen insgesamt noch im Rahmen des Marktüblichen liegen müssen.


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