Markenrecht. Jennifer Fraser
rel="nofollow" href="#ulink_4f16c380-27b9-5c6a-ae50-0fccef4c0e4c">§ 4 genannten Markenformen aus. Die Benutzungsmarke genießt somit denselben Schutz wie die in § 4 Nr 1 statuierte Registermarke, sofern die in § 4 Nr 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Ebenso wie diese muss auch jene überhaupt markenfähig sein.
31
Die im öffentlichen Interesse bestehenden Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 4–10 können auch nicht durch eine etwaige Verkehrsdurchsetzung gem § 8 Abs 3 überwunden werden. Aus diesem Grund gelten diese Schutzhindernisse auch für die nach § 4 Nr 2 kraft Verkehrsgeltung zu behandelnden Marken. Ist das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 5 gleichermaßen auf Registermarken nach § 4 Nr 1 oder auf Benutzermarken nach § 4 Nr 2 anzuwenden, verbietet sich folgerichtig eine Differenzierung der Voraussetzungen für das Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 gem der Art der Entstehung des Markenschutzes (BGH MarkenR 2013, 146 ff Rn 18 mN – READY TO FUCK).
32
Es ist allgemein anerkannt, dass eine Benutzungsmarke nicht an Zeichen erworben werden kann, die gem § 3 nicht als Marke schutzfähig ist (BGH GRUR 2009, 783 ff – UHU; WRP 2004, 227 ff – Farbmarkenverletzung I; OLG Köln MarkenR 2007, 78 ff – Sekundenkleber, mN).
2. Verhältnis zu §§ 3 ff UWG
33
Der wettbewerbsrechtliche Schutz vor Irreführung nach §§ 3, 5 UWG kann auch eine Benutzungsmarke erfassen, wenn der Verkehr mit dieser besondere Gütevorstellungen verbindet. In einem solchen Fall besteht nicht nur ein Individualschutz zugunsten des Inhabers des verletzten Kennzeichenrechts, sondern darüber hinaus allg wettbewerbsrechtlicher Schutz gem § 5 UWG (offen gelassen BGH WRP 2008, 1319 ff – Eros; vgl BGH NJW 1997, 2379, 2381 – grau/magenta; GRUR 1996, 267, 270 – White-horse zu § 3 UWG aF; LG Bochum GRURInt 2013, 812 – Hollywood – Walk of Fame und OLG Koblenz MarkenR 2013, 30 ff – Stubbi, die neben dem MarkenG auch das UWG anwenden, wobei das OLG Koblenz dadurch die Schutzschranke des § 23 nicht umgehen will; s auch OLG Hamburg 22.8.2012 – 5 U 4/12 – Montblanc, – juris, welches § 14 Abs 2 Nr 2 neben UWG-Normen anwendet, s auch OLG Sachsen-Anhalt GRUR-RR 2011, 127 ff Rn 94 – Superillu/illu der Frau; vgl allg zum Verhältnis zwischen dem MarkenG und dem UWG § 2 Rn 7 und § 14 Rn 243).
34
Wenn mangels ausreichender Verkehrsgeltung die Voraussetzungen für einen Schutz nach § 4 Nr 2 nicht erfüllt sind, kann trotzdem ein Schutz nach §§ 3, 5 UWG in Betracht kommen. Bei der Prüfung ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes ist im Grundsatz davon auszugehen, dass Gegenstände von jedermann nachgeahmt und solche Nachahmungen auch vertrieben werden dürfen. Soweit ein Kennzeichenschutz kraft Verkehrsgeltung noch nicht entstanden ist, kann der Verwendung der Kennzeichnungsmittel durch einen Mitbewerber der Einwand des unlauteren Wettbewerbsverhaltens nur ausnahmsweise entgegengehalten werden. Selbst der maßstabgetreue Nachbau einer fremden, nicht unter Sonderrechtsschutz stehenden Ware ist für sich allein wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl OLG Köln MarkenR 2005, 449 ff – Beauty-Trolley; GRUR-RR 2001, 26 f – Dämmstoffplatten).
Bei der Bejahung einer Unlauterkeit nach §§ 3, 5 UWG wird Zurückhaltung geboten sein. Denn auch iRd Anwendung des § 5 UWG müssen diejenigen Grundsätze beachtet werden, die der Ausgestaltung des Markenrechts zugrunde liegen (BGH 23.6.2016 – I ZR 241/14 – Baumann II; OLG Köln 29.6.2018 – 6 U 60/18 – Sonnenlogo, juris Rn 77, jew mN). Die Grenzen eines kraft Benutzung gewährten kennzeichenrechtlichen Schutzes, die im Interesse der Rechtssicherheit an einem bestimmten Ausmaß der errungenen Verkehrsbekanntheit, das ist die Verkehrsgeltung des § 4 Nr 2 (Rn 65 ff), bestehen, dürfen nicht ohne „sorgfältige Beachtung aus wettbewerbsrechtlichen Erwägungen“ ausgedehnt werden.
35
Zwar wird der lauterkeitsrechtliche Schutz gegen Irreführung über die betriebliche Herkunft nach § 5 Abs 1 Nr 1 UWG durch den kennzeichenrechtlichen Individualschutz nicht vollständig verdrängt. Bei der Auslegung von § 5 Abs 1 Nr 1 UWG sind aber Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden (BGH aaO – Baumann II Rn 23 mN). Hat ein Unternehmen Waren unter einem Zeichen angeboten, für das – sei es, weil der Erwerb einer Marke versäumt worden ist, sei es, weil dem Zeichen die Eintragung als Marke versagt worden ist – kein Markenschutz besteht, kann dem Unternehmen ein lauterkeitsrechtliches Verbietungsrecht nicht allein deswegen zuerkannt werden, weil nicht auszuschließen ist, dass jedenfalls ein Teil des angesprochenen Verkehrs das ihm bekannte Zeichen gleichwohl als Herkunftshinweis auf das Unternehmen versteht und daher bei Verwendung desselben Zeichens durch einen Mitbewerber möglicherweise einer Herkunftstäuschung unterliegt. Wertungswidersprüche mit dem Markenrecht können in einem solchen Fall nur auf die Weise vermieden werden, dass an den lauterkeitsrechtlichen Schutz des Zeichens unter dem Gesichtspunkt der irreführenden Herkunftstäuschung keine geringeren Anforderungen gestellt werden als an den Schutz einer Benutzungsmarke infolge Verkehrsgeltung nach § 4 Nr 2. Daher ist für die Verkehrsgeltung ein Zuordnungsgrad wie bei einer Verkehrsdurchsetzung erforderlich, wenn das Zeichen keinen markenrechtlichen Schutz genießt (OLG Frankfurt 7.3.2018 – 6 U 180/17 – Be happy, juris mN). Um eine möglichst ungehinderte Entfaltung des freien Wirtschaftsverkehrs zu gewährleisten, mutet das MarkenR nämlich jedem Inhaber einer gewerblichen Kennzeichnung grds zu, die Gefahr einer Schwächung seines Kennzeichens hinzunehmen, wenn die Grenze der Verwechslungsgefahr noch nicht überschritten ist (vgl BGH NJW 1997, 2379 f – grau/magenta).
3. Anwendung von § 242 BGB
36
Unabhängig von der Frage, ob dem Inhaber einer Benutzungsmarke Bösgläubigkeit iSv § 8 Nr 10 oder Unlauterkeit vorgeworfen werden kann, steht einem aus § 4 Nr 2 in Anspruch Genommenen grds der Einwand rechtsmissbräuchlichen Verhaltens offen (BGH WRP 2008, 1319 ff – Eros). Der Einwand nach § 242 BGB wird regelmäßig damit zu begründen sein, der Inhaber der Benutzungsmarke habe sich bereits beim Erwerb derselben oder später bei der Geltendmachung seiner Rechte aus der Benutzungsmarke arglistig verhalten. Auf diese Weise kann die Benutzungsmarke im Einzelfall ihre Wirkung verlieren oder dem Gegenüber ein in der Folge gleiches Recht zugebilligt werden (vgl hierzu nur MüKo-BGB/Roth/Schubert § 242 Rn 246, 249, 8. Aufl mN).
4. Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung
37
Nur ein unterscheidungskräftiges Zeichen vermag die Voraussetzungen für das Entstehen von Verkehrsgeltung zu erfüllen. Während gem § 8 Abs 2 von der Eintragung Zeichen ausgeschlossen sind, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, gilt dieser Gesichtspunkt auch