Markenrecht. Jennifer Fraser
unbedenklich, weil die beschreibenden Zeichen und Angaben iSv § 8 Abs 2 Nr 2 auf Wort- und Bildmarken zugeschnitten sind, nicht aber auf die Ware selbst darstellende Formmarken, bei denen die Darstellung der Ware ihre Beschreibung schlechthin ist (vgl Eichmann GRUR 1995,184, 188; Bauer GRUR 1996, 319, 321; Fuchs-Wissemann MarkenR 1999, 183, 185). Für den BGH mag immerhin die Erwägung sprechen, dass bei einer engen, anmelderfreundlichen Auslegung von § 3 Abs 2 und einer Zurückweisung nach § 8 Abs 2 Nr 2 das Eintragungshindernis durch Verkehrsdurchsetzung gem § 8 Abs 3 überwunden werden kann (BGH GRUR 2001, 334, 337; GRUR 2006, 588, 590 – Rasierer mit drei Scherköpfen und 588, 589 – Scherkopf). Dies würde aber dem erheblichen Freihaltungsinteresse, das an technischen Formen besteht, nicht gerecht und würde große Unternehmen begünstigen, die durch entspr Werbeaufwendungen die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung und damit für eine Monopolisierung schaffen könnten (Würtenberger GRUR 2003, 912, 913 ff). Der EuGH hat ebenfalls das Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung derartiger Formen hervorgehoben, ohne allerdings die Frage einer spezialgesetzlichen Regelung zu entscheiden (EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips; GRUR 2003, 514 – Linde; vgl Berlit GRUR 2009, 369, 371, allerdings zur Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1). Das BPatG und der BGH haben die Form einer sog Milchschnitte nicht als durch die Art der Ware bedingt angesehen (BPatG PAVIS PROMA – 32W(pat) 308/02 –; BGH GRUR 2008, 510 ff – Milchschnitte), weil es verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung gebe, und hierdurch die Möglichkeit einer Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung ermöglicht (vgl Würtenberger GRUR 2003, 912, 913). Die Frage einer spezialgesetzlichen Regelung ist letztlich rein akademischer Natur, weil bei Verneinen der Schutzausschließungsgründe des § 3 Abs 2 von ausschließlich produktdarstellenden Formmarken eine Beschreibung der Ware und damit das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 zu bejahen ist. Problematisch wird diese Frage allerdings dann, wenn im Prüfungsverfahren die Frage des Eingreifens von § 3 Abs 2 dahin gestellt bleibt, was freilich schon im Hinblick auf ein mögliches Durchsetzungsverfahren nach § 8 Abs 3 unzulässig ist.
2. Durch die Art der Ware bedingt
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Die einzelnen Schutzhindernisse schließen sich gegenseitig aus, so dass keines der Hindernisse erfüllt ist, wenn eines allein nicht vollständig eingreift (EuGH GRUR 2015, 1198 – Kit Kat; Thiering GRUR 2016, 983). Geht der BGH bei der Frage, ob die Form gem § 3 Abs 2 Nr 1 durch die Art der Ware oder Verpackung bedingt ist (BGH GRUR 2001, 334 f – Gabelstapler), von der Grundform aus, so ist dies auch bei Nr 2 Ausgangspunkt der Prüfung. Nr 1 schließt Gestaltungen aus, die eine Warengattung ausmachen (Sambuc GRUR 2009, 333, 335). Zusätzliche – nicht unwesentliche – Gestaltungsmerkmale führen deshalb zur Markenfähigkeit (EuGH GRUR 2010, 1008 – Roter Lego-Stein; BGH GRUR 2010, 231 – Legostein). Auch Formen, deren wesentliche Eigenschaften den gattungstypischen Funktionen dieser Ware innewohnen, sind grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen (EuGH GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke). Die Wesentlichkeit bedarf einer Einzelfallprüfung (Sambuc GRUR 2009, 333). Allerdings muss schon aus Gründen des Freihaltungsbedürfnisses auf eine zu enge, anmelderfreundliche Auslegung verzichtet werden. Verfügt die Anmeldemarke über Gestaltungsmerkmale, die in ihrer konkreten Formgebung zur Erzielung einer technischen Wirkung nicht erforderlich, sondern frei variierbar sind, ist § 3 Abs 2 nach Auffassung des BGH nicht einschlägig (BGH GRUR 2004, 507, 509 – Transformatorengehäuse; GRUR 2006, 679, 681 – Porsche Boxster; BPatG PAVIS PROMA – 32W(pat) 308/02 –; vgl Grabrucker Mitt 2005, 3 f). Damit stellt der BGH auf die Grundform ab, so dass zusätzliche, nicht für die Funktionsfähigkeit erforderliche Gestaltungsmerkmale bereits einer Anwendung von § 3 Abs 2 entgegenstehen (Rohnke/Thiering GRUR 2011, 8, 9; vgl allerdings EuGH GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke). Nur wenn die Form der Ware jeden gestalterischen Überschuss vermissen lässt, ist sie nicht geeignet, als Marke – gedanklich abstrahierbar von der Form – zu wirken (vgl BPatG GRUR 1998, 706, 708 – Armbanduhr). Ist der Anmelder der einzige Verwender der Warenform, kann dies dagegen sprechen, dass diese Form durch die Art der Ware bedingt ist oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Ströbele FS v Mühlendahl, S 235, 239). Allerdings ändert sich nichts an der technischen Bedingtheit dadurch, dass die gleiche technische Wirkung mit einer anderen Form erzielt werden kann (BGH GRUR 2017, 734 – Bodendübel; Thiering GRUR 2018, 30). Bei einer quadratischenVerpackung von Schokolade hat der BGH die Entscheidung des BPatG, wonach ein den § 3 Abs 2 Nr 1 begründender Gebrauchsvorteil in der besseren Verpackungsmöglichkeit liege (BPatG GRUR 2017, 275, 279 Quadratische Schokoladenverpackung), aufgehoben, weil die unabhängig von ihrer Größe beanspruchte Schokolade einen solchen Gebrauchsvorteil nicht erkennen lasse (BGH GRUR 2018, 404, 409 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung; kritisch Sattler GRUR 2018, 565, 568).
3. Zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich
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Insoweit ist in der Lit str, ob § 3 Abs 2 Nr 2 auf die Fälle zu beschränken ist, in denen nur eine einzige technische Möglichkeit der Gestaltung für das Produkt besteht (Kur FS 100 Jahre Marken-Amt, S 175, 189), oder ob für Mitbewerber eine vertretbare und zumutbare Alternative zu der angemeldeten Form besteht (Ströbele/Hacker/Thiering/Miosga § 3 Rn 128; vgl auch Fuchs-Wissemann MarkenR 1999, 183, 185 f). Letztlich ist für die Frage der Erforderlichkeit nicht Voraussetzung, dass es nur eine Möglichkeit gibt, diese technische Wirkung zu erzielen (EuGH GRUR 2002, 804 – Philips; Ingerl/Rohnke § 3 Rn 54). Allerdings betraf diese Entsch eine Bildmarke, auf die § 3 Abs 2 ebenfalls – wenn auch nach dem Wortlaut nicht unmittelbar – Anwendung findet (BGH GRUR 1999, 495 – Etiketten). Der BGH hat mittlerweile für 3D-Marken klargestellt, das es am Schutzhindernis der technischen Bedingtheit nichts ändert, wenn die gleiche technische Wirkung mit einer anderen Form erzielt werden kann (BGH GRUR 2017, 734 – Bodendübel; Thiering GRUR 2018, 30). Dass für eine Form bestimmte technische Maßnahmen erforderlich sind, wie bei der Herstellung eines Schokoladen-Osterhasen, vermag demgegenüber den Ausschlussgrund des § 3 Abs 2 Nr 2 nicht zu begründen (BPatG GRUR 2011, 68, 71 – Goldhase in neutraler Aufmachung).
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Deshalb reicht es für die Annahme des Ausschlusstatbestands des § 3 Abs 2 Nr 2 aus, wenn die wesentlichen funktionellen Elemente der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind (EuGH GRUR 2002, 804, 809 – Philips; vgl auch Schaffer FS Eisenführ, S 29, 36), was bei einer Motorhaube als Ersatzteil für ein bestimmtes Automodell wegen der Erforderlichkeit eines passgenauen Einbaus der Fall ist (BPatG MarkenR 2005, 56, 57 – BMW-Motorhaube; GRUR 2005, 333, 335 – Kraftfahrzeugteile; Ingerl/Rohnke § 3 Rn 56; vgl auch Krüger MarkenR 2005, 10 ff). Anderer Ansicht ist BGH