Markenrecht. Jennifer Fraser
und deren Form den Verbrauchern auch durch die Medien nahegebracht werden, können auch ohne langjährige und intensive Benutzung Verkehrsdurchsetzung erlangen (BGH GRUR 2006, 679, 682 – Porsche Boxster). Eine Durchsetzung kann auch gegeben sein, wenn die Marke bislang nur als Werktitel benutzt worden war (BPatG GRUR 2004, 61, 62); indessen ist in der Regel eine markenmäßige Verwendung erforderlich (BPatG Mitt 2013, 87, 89 – Spielwarenmesse mit Anm Cöster Mitt 2013, 90). Die Unterscheidungskraft kann zudem bei Werbeslogans auch durch Benutzung der Marke als Teil oder iVm einer bereits eingetragenen Marke erworben werden (EuGH GRUR 2005, 763 – HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT). Ein Zeichen kann durch Benutzung als Bestandteil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit einer anderen Marke eigenständige Unterscheidungskraft erlangen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise infolge dieser Benutzung die nur durch den fraglichen Bestandteil gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend verstehen und sie von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden. Für den Nachweis einer durch Benutzung als Bestandteil eines Gesamtzeichens erworben eigenständigen Unterscheidungskraft des infrage stehenden Bestandteils reicht es nicht aus, lediglich die Benutzung des Gesamtzeichens nachzuweisen (BGH GRUR 2008, 710 – VISAGE).
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Anmelder versuchen nicht selten durch Einschränkung der Abnehmerkreise im Warenverzeichnis den Kreis der zu befragenden Abnehmer einzuschränken. Allerdings ist eine Einschränkung, die Zusätze enthält wie „ausschließlich zur Lieferung an Großabnehmer“ oder „ . . . zur industriellen Weiterverarbeitung für die Möbelindustrie“ nicht geeignet, den Kreis der zu befragenden Verbraucher einzugrenzen (vgl BPatGE 22, 75, 79 – LETRALINE). Vielmehr muss sich die Einschränkung objektiv aus der Art der Waren ergeben (BPatGE 24, 67, 73 – India; vgl auch BPatGE 23, 78 ff – HP).
VI. Einzelfragen
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Die Marke muss durch die Tätigkeit des Anmelders selbst oder mit seiner Zustimmung durch Lizenznehmer bzw durch den Rechtsvorgänger im Verkehr durchgesetzt sein (BGH GRUR 1995, 697, 700 – FUNNY PAPER; BPatG GRUR-RR 2013, 59, 60 – St. Petersburger Staatsballett). Hierzu gehören auch Drittunternehmen, die mit der Anmelderin wirtschaftlich verbunden sind, so dass unschädlich ist, dass die Antworten einer Meinungsumfrage derartigen Drittunternehmen zugerechnet werden (BPatG Mitt 2013, 87, 89 – Spielwarenmesse mit Anm Cöster Mitt 2013, 90). Andernfalls könnten Dritte mit Rücksicht auf die Bekanntheit der Marke eine Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung erreichen. Die Durchsetzung der Marke soll allerdings nach Auffassung des BGH und auch EuGH nicht schon deshalb ausgeschlossen sein, weil dem Markenanmelder in der Vergangenheit eine Monopolstellung zukam, so dass sich eine Verkehrsdurchsetzung ungestört vom Wettbewerb anderer Anbieter entwickeln konnte (BGH MarkenR 2006, 341, 343 – LOTTO mit Anm Kazemi MarkenR 2006, 344, Anm Risthaus WRP 2006, 1299 und Anm Rohnke GRUR 2006, 831; EuGH GRUR 2002, 804 – Philips; Jänich/Schrader WRP 2006, 656, 659). Indes soll darauf zu achten sein, ob der Verkehr, der die von Haus aus beschreibende Angabe mit einem Monopolisten verbindet, diese Bezeichnung nunmehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht. Bietet nur der Anmelder ein öffentliches Lottospiel an, liegt es nahe, dass der Verkehr diesen Gattungsbegriff mit dem Monopolisten verbindet, ohne darin einen Herkunftshinweis zu erblicken (BGH MarkenR 2006, 341, 343 – LOTTO; vgl auch Risthaus WRP 2006, 1299, 1302 f). Die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung ist indes bedenklich, weil die Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen auf einem staatlichen Monopol beruht und damit nicht auf eigener Leistung innerhalb eines Wettbewerbs (vgl Jänich/Schrader WRP 2006, 656, 659), mag auch der BGH einen höheren Durchsetzungsgrad als 50 % fordern (BGH MarkenR 2006, 341, 344 – LOTTO; vgl aber Fezer WRP 2005, 1, 10 f). Deshalb darf auch der Fortfall eines Monopols wie dem Postmonopol nicht dazu führen, dass eine mit dem Monopol erlangte Bekanntheit neue Wettbewerber daran hindert, die Bezeichnung „Post“ innerhalb einer Gesamtbezeichnung als Hinweis auf die zu erbringenden Dienstleistungen zu verwenden (vgl BGH GRUR 2009, 669 – POST II; GRUR 2008, 798 – POST I; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 149, 151 – TNT Post Deutschland; OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 149 – OP Ostsee-Post – LS). Hiervon zu unterscheiden ist allerdings der Fall, dass der Anbieter einer bestimmten Warenform als solcher der einzige auf dem Markt ist, was zu einer entsprechenden Verkehrsdurchsetzung auf Grund eigener Leistung und damit zur Eintragung der Marke führt. Dies ist indes nicht unproblematisch, weil § 8 Abs 3 ein Kennzeichenmonopol, nicht aber ein Herstellermonopol zu Lasten des nachstoßenden Wettbewerbs gewähren soll (BGH GRUR 1965, 146 – Rippenstreckmetall II; OLG München GRUR-RR 2005, 149, 150 TNT Post Deutschland; vgl auch BPatG GRUR 2005, 948, 949 – FUSSBALL WM 2006; vgl ferner BGH WRP 2006, 1121, 1128 – FUSSBALL WM 2006 mit Anm Berlit GRUR 2006, 858; Ingerl/Rohnke § 8 Rn 14; aA EuGH GRUR 2002, 804 – Philips). Ergibt eine Verkehrsbefragung einen Durchsetzungsgrad von mehr als 50% , so kann bei einer konturlosen Farbe ebenso wie bei einer dreidimensionalen Marke zugleich auf eine markenmäßige Benutzung geschlossen werden (BGH GRUR 2015, 1012 – Nivea-Blau). Ein demoskopische Gutachten zur Verkehrsbefragung über eine Farbmarke leidet an einem methodischen Mangel, wenn den Befragten eine Farbkarte vorgelegt wird, auf der die Farbfläche in einer anderen Farbe umrandet ist, und nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch die Farbkombination das Ergebnis des Gutachtens beeinflusst wird (BGH GRUR 2015, 1012 – Nivea-Blau).
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Gelingt die Verkehrsdurchsetzung nicht für den Anmeldezeitpunkt, ist hiermit nicht zwangsläufig die Zurückweisung der Anmeldung verbunden, da nach § 8 Abs 3 eine Verkehrsdurchsetzung im Entscheidungszeitpunkt ausreicht (BGH GRUR 2009, 669, 672 – POST II; GRUR 2016, 1168, 1178 – Sparkassen-Rot II; Rohnke/Thiering GRUR 2011, 1, 12). Dieser Zeitpunkt ist nicht unproblematisch, weil letztlich durch die Priorität für den Anmeldezeitpunkt eine unzulässige Behinderung der Mitkonkurrenten verbunden sein kann (vgl auch BPatG PAVIS PROMA 40/11 – Aus Fakten werden Akten; BPatG GRUR 2013, 72, 76 – smartbook). Insoweit wäre vielmehr eine Prioritätsverschiebung auf den Zeitpunkt der Entsch erforderlich, was das Einverständnis des Anmelders voraussetzt (§ 37 Abs 2).
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Die Verkehrsdurchsetzung muss sich grds auf die Marke in ihrer Gesamtheit erstrecken. Besteht das bisher verwendete Zeichen, das im Verkehr durchgesetzt sein soll, aus mehreren schutzunfähigen Elementen, so ist idR die Eintragung nur eines Bestandteils als Marke nicht zulässig (BGH GRUR 1970, 75, f – Streifenmuster; BGH GRUR 1970, 77, 79 – Ovalumrandung m Anm Hefermehl GRUR 1970, 79; BPatG Mitt 2005, 269, 272 – VISAGE; BGH GRUR 2008, 710 – VISAGE). Umgekehrt kann ein Kombinationszeichen, das einen im Verkehr durchgesetzten Bestandteil enthält, eingetragen werden, weil es nicht ausschließlich aus schutzunfähigen Elementen besteht (BGH GRUR 1983, 243, 245 – BEKA Robusta). Eine Verkehrsdurchsetzung kommt auch dann in Betracht, wenn die Marke (Form eines Riegels) nur in Verbindung mit einer weiteren Marke (Schriftzug „KitKat“) verwendet wird und der Verkehr die Marke von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (EuGH GRUR 2015, 1198 – Nestlé/Cadbury – Kit Kat; vgl allerdings EuGH GRUR 2018, 1141 – KitKat 4 Finger, wo das Gericht die Verkehrsdurchsetzung der zu prüfenden Marke von dem Nachweis der Durchsetzung im gesamten Hoheitsgebiet der Gemeinschaft abhängig macht). Wird der Bestandteil „Oil of . . ..“ der Gesamtmarke „Oil of Olaz“ selbstständig gem § 8 Abs 3 angemeldet, obwohl er nur mit Zusätzen verwendbar ist, fehlt es bereits an dem zur Eintragung erforderlichen Benutzungswillen (BGH GRUR 1988, 820, 821 – OIL OF . . .).
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Wird die Marke als verkehrsdurchgesetzt in das Register eingetragen, hat sie grds normale Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 1991, 609 – SL; WRP 2007, 1090, 1094