Markenrecht. Jennifer Fraser
wenn der Bestandteil AG ersichtlich nicht als Rechtsformzusatz angehängt ist, sondern Bestandteil des Gesamtzeichens ist) sowie Top Level Domains, nachdem verstärkt auch gesamte Domains inklusive der Top Level Domain (.de, .eu, .com, .net pp.) zur Eintragung angemeldet werden (OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 408, 411 – MÖBELIX/OBELIX zur Marke moebelix.de; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Onken § 14 Rn 450). Ähnlich wie ein Rechtsformzusatz ist die Bezeichnung „Volksbank“ zu behandeln, da sie eine Bezeichnung zu einer in einer bestimmten Weise strukturierten Bank iSd § 39 Abs 2 KWG darstellt (BGH GRUR 1992, 865 – Volksbank; OLG Frankfurt WRP 2007, 671, 673 – Kollektivmarke Volksbank). Ferner können geografische Zusätze regelmäßig nicht als prägend anzusehen sein (BPatG MarkenR 2007, 524, 527 – Pit Bull FRANKFURT/Pitt Bull). Eine geografische Angabe kann jedoch dann den prägenden Bestandteil ausmachen, wenn er in der konkreten Zeichenverwendung nicht als Herkunftshinweis dient (OLG Frankfurt MarkenR 2011, 220, 221 – Buffalo; vgl auch EuGH GRUR 199, 723 – Chiemsee zur Eintragungsfähigkeit von geografischen Bezeichnungen, die nicht als Herkunftshinweis dienen), oder wenn er dem durchschnittlichen Verbraucher nicht als geografische Angabe erscheint (nicht zutreffend deshalb BGH MarkenR 2013, 397, 399 Rn 23 – Baumann – zum Zeichenbestandteil CAVAION für die gleichnamige italienische Stadt).
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Als kennzeichnungsschwach und nicht prägend sind insb beschreibende Bestandteile zu betrachten (BGH MarkenR 2017, 412, 414 Rn 28 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2004, 775, 773 – EURO 2000; GRUR 2002, 167, 170 – Bit/Bud, dagegen EuG GRURInt 2006, 1024, 1028, da dem Bestandteil „American“ ein optisches Übergewicht zukomme; BPatG GRUR 2007, 1078 – MP3 Surround; KG MarkenR 2013, 149, 150 – Berliner Gauklerfest); Urt v 7.9.2006 – Rs T-133/05, Volltext-ID: 3K337411, unter volltextservice.luchterhand.de – PAM-PIM‚S BABY-PROP/PAM-PAM). Dies kann selbst dann der Fall sein, wenn die beschreibenden Bestandteile in einer Fremdsprache in die Gesamtmarke einbezogen werden (BPatG MarkenR 2007, 353, 355 – 1860 ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO: ANTIGUO = alt; EuG GRURInt 2007, 839 – FOCUS/MICRO FOCUS: Micro = klein) oder sie lediglich eine technische Entwicklung beschreiben (BPatG GRUR 2007, 1078 – MP3 Surround).
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Dabei sind beschreibende Bestandteile jedoch nicht von vornherein außen vor zu lassen. Auch wenn ihnen regelmäßig keine kennzeichnende Wirkung zukommt und auf sie alleine markenrechtliche Ansprüche nicht gestützt werden können, so kommt gleichwohl eine Mitprägung in Betracht (BGH GRUR 2004, 783, 752 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Nach Ansicht des BPatG kann eine beschreibende Angabe, die nur durch besondere grafische Gestaltung eine Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 2 erreicht, im Falle einer dominanten Herausstellung innerhalb des komplexen Zeichens prägend werden und damit eine Verwechslungsgefahr begründen (BPatG GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT); auf diese Weise ließe sich jedoch ein Schutz für nicht unterscheidungskräftige Bestandteile erreichen, der dem Markenrecht fremd ist. Der Schutz sollte sich deshalb nur auf die konkrete bildliche Ausgestaltung erstrecken: Nur wenn die jüngere Marke auch weitere Bestandteile der älteren Marke übernimmt, darf daher von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen sein (so auch BGH MarkenR 2013, 185, 191 – AMARULA/Marulablu; MarkenR 2012, 384 – pjur/pure; BPatG GRUR 2012, 67, 68 – Panprazol/PANTOZOL, vgl unten Rn 222).
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Eine Mitprägung kann auch fremdsprachigen Artikeln beizumessen sein, da ihnen die Funktion zukommt, die gesamte Marke in einen fremdsprachigen Kontext zu setzen (BGH GRUR 2005, 326 – il Padrone/Il Portone).
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Des Weiteren kann eine Werbeaussage als beschreibend einzustufen sein (OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 408, 411 – MÖBELIX/OBELIX zum Zusatz „KOST FAST NIX“). Auch der Verweis auf eine Sportveranstaltung kann ausschließlich beschreibend sein (BGH WRP 2006, 1121 – FUSSBALL WM 2006; BPatG GRUR 2005, 948 – FUSSBALL WM 2006), insb wenn er mit der älteren Marke nicht identisch ist (OLG Hamburg 31.3.2004 – 5 U 121/03, zitiert bei Wittneben/Soldner WRP 2006, 1175, 1179). Einer sprachüblichen Bezeichnung für das Ereignis eines Sportevents, die der Verkehr wegen ihrer allg Bekanntheit und ihrer begrifflichen Eindeutigkeit stets mit dem Ereignis/Event in Verbindung bringt, fehlt nach der Rechtsprechung des BGH die Eignung, als Unterscheidungsmittel Waren und Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen (BGH WRP 2006, 1121 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2004, 775 – EURO 2000; vgl auch BPatG GRUR 2007, 61 – Christkindlesmarkt; zur Eintragungsfähigkeit von sogenannten Eventmarken vgl § 8 Rn 38; zur kennzeichenmäßigen Nutzung § 14 Rn 116).
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Als nicht beschreibend können jedoch fremdsprachige Begriffe aufzufassen sein, soweit dem Publikum deren Verwendung nicht alltäglich gebräuchlich ist (EuG Urt v 10.10.2006, Rs T-172/05, Volltext-ID: 3K312420, unter volltextservice.luchterhand.de – ARMAFOAM/NOMAFOAM). Beschreibende, dem Publikum geläufige fremdsprachige Begriffe prägen die Gesamtmarke hingegen regelmäßig nicht (BPatG MarkenR 2006, 77, 78 – BIG LEXX; vgl auch OLG Hamburg 31.1.2007 – 5 U 110/06 – OFF ROAD zum beschreibenden Charakter des Begriffes Off Road für Geländewagen).
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Der maßgebliche Zeitpunkt für diese Inzidentprüfung ist dabei nicht der Tag der Eintragung der älteren Marke, sondern die Beurteilungslage zur Zeit der Überprüfung einer Verwechslungsgefahr, ggf bis zur letzten mündlichen Verhandlung. Eine ehemals gegebene Schutzfähigkeit kann folglich auch noch nachträglich entfallen mit der Folge, dass der Inhaber der älteren Marke eine Verletzung nicht auf die Eintragung dieses schutzunfähigen Bestandteiles stützen kann (KG GRUR 1984, 201, 203 – Die Weißen; OLG Frankfurt GRUR 1984, 876, 877 – Rollerball).
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Einbeziehung in einen Gesamtbegriff
Eine prägende Wirkung eines Bestandteiles liegt nicht vor, wenn dieser in einen Gesamtbegriff einbezogen ist. Hierbei muss es sich um einen eigenständigen, konkreten Gesamtbegriff handeln, der ohne Weiteres für sich genommen verständlich ist (BGH GRUR 2013, 1239, 1242 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; MarkenR 2007, 501, 502 – Kinder II zur Zusammensetzung Kinder Kram; GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion; BPatG 19.1.2011 – 26 W (pat) 61/10 – Bunte Zeit/BUNTE; abgelehnt in BPatG 10.8.2009 – 27 W (pat) 88/09 – Kulturkraftwerk/Kraftwerk). Gleiches soll gelten, wenn sich durch die Zusammensetzung ein neuer, eigenständiger Bedeutungsgehalt ergibt (BGH GRUR 2000, 883, 885 – PAPPAGALLO) bzw wenn sich ersichtlich zwei Elemente aufeinander beziehen (KG MarkenR 2016, 116, 118 – Tussi ATTACK). Diese Zusammenfügung kann bei einer Bild- oder Wort-/Bildmarke auch durch grafische Elemente erzielt werden, zB wenn die Gestaltung zweier Worte deren feste Verbindung signalisiert (BGH GRUR 2000, 1031, 1032 – Carl Link).
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Grundsätze für die Prägung eines Zeichens durch einen Bestandteil
In der höchstrichterlichen Rspr haben sich inzwischen einige Erfahrungssätze herausgebildet, die für oder gegen eine Prägung eines Zeichens durch einen Einzelbestandteil sprechen.
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Die Prägung eines Zeichens durch einen seiner Bestandteile ist grds anhand dieses Zeichens und unabhängig von der konkreten Kollisionslage zu überprüfen (BGH GRUR 2003, 880, 881 – City Plus; GRUR 2002, 342, 343 – ASTRA/ESTRA-PUREN; GRUR 2001, 164, 166 – Wintergarten).
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– Prägung durch kennzeichnungsstarke Bestandteile. Grds gilt, dass kennzeichnungskräftigeren