Markenrecht. Jennifer Fraser
Begriffen mit festgestellter Verkehrsdurchsetzung zu (BGH GRUR 1996, 267, 269 – AQUA; GRUR 1991, 609, 611 – SL).
195
Elementen mit einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann durch den Zusammenhang mit den übrigen Bestandteilen, beispielsweise durch ihre hervorgehobene Stellung im Gesamtzeichen, eine prägende Wirkung zukommen (BGH GRUR 1999, 990, 991 – Schlüssel; GRUR 1998, 930, 931 – Fläminger).
196
Ausgangspunkt der Prüfung ist sowohl im Widerspruchs- als auch im Verletzungsverfahren zwar die Form der jeweiligen eingetragenen Marke. Auf eine durch Nutzung verstärkte oder abgeschwächte Kennzeichnungskraft ist in aller Regel nicht abzustellen. Nur ausnahmsweise kann eine durch starke Nutzung erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen sein (BGH MarkenR 2006, 402, 405 – Malteserkreuz; GRUR 1996, 198 – Springende Raubkatze).
197
Beispiele aus der Rspr: Kennzeichnungsstark: FLEX (EuG MarkenR 2005, 365 – FLEXI AIR/FLEX); Modelo für dunkles Bier, da Negra im Portugiesischen für dunkles Bier steht (EuG GRURInt 2005, 497 – NEGRA MODELO/Modelo); Schuhpark für Schuhwaren (EuG GRURInt 2005, 583 – SCHUHPARK/JELLO SCHUHPARK, Schuhpark sei nicht ausschließlich beschreibend, so dass ihm eine gewisse Kennzeichnungskraft zukommt); TELETECH (EuG GRURInt 2005, 692 – TELETECH GLOBAL VENTURES/TELETECH INTERNATIONAL); XTREME (EuG GRURInt 2005, 594 – XTREME RIGHT GUARD/XTREME WILKINSON SWORD). Kennzeichnungsschwach: life (EuG GRURInt 2005, 922 – Westlife/West); mp3 (BPatG GRUR 2007, 1078 – MP3 Surround); online (EuG ABl HABM 2006, 60 – Online Bus/BUS).
198
– Abkürzungsneigung. Der Verkehr soll dazu neigen, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (BGH MarkenR 2015, 437, Rn 33 – IPS/ISP, juris; GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV; GRUR 2002, 626, 628 – IMS: Der Verkehr merke sich von dem Zeichen „IMS Image Management Solutions GmbH“ lediglich die Kurzform „IMS“; GRUR 2000, 1028, 1029 – Ballermann; NJW 1999, 360 – Lions; GRUR 1991, 475, 477 – Caren Pfleger; OLG Hamburg GRUR-RR 2010, 464 Rn 30 – INIQA Total Return; OLG München GRUR-RR 2008, 6, 7 – B.T.I., bti/BPI). Die Abkürzungsneigung des Publikums besteht hingegen nicht, wenn sich aus den bes Umständen des Einzelfalles ergibt, dass das Publikum die eigentliche Waren- bzw Dienstleistungsbezeichnung nicht in dem übereinstimmenden Bestandteil sieht und deshalb keine Veranlassung hat, die weiteren Bestandteile außer Acht zu lassen (BGH GRUR 1999, 583, 585 – LORA DI RECOARO). Dies soll insb bei kurzen und prägnanten Zeichen der Fall sein (BGH GRUR 1995, 507, 508 – City-Hotel), oder wenn es sich um einen Gesamtbegriff handelt (BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling). Beispiele aus der Rspr: Abkürzungsneigung bejaht: BGH WRP 2002, 547, 548 – GERRI/KERRY Spring; GRUR 2000, 1028, 1029 – Ballermann; GRUR 1990, 276, 277 – Petersberger Schlittenfahrt. Abkürzungsneigung verneint: BGH GRUR 2002, 342, 344 – ASTRA/ESTRA-PUREN für Arzneimittel; BPatG GRUR 1992, 701, 703. In der Lt wird die Abkürzungsneigung als nicht vereinbar mit den sonst strengen Anforderungen an eine Zeichenähnlichkeit angesehen (Kur/v. Bomhard/Albrecht/Onken § 14 Rn 453.1), mE scheint eine grundsätzliche Annahme oder Ablehnung einer Abkürzungsneigung nicht angebracht. Es ist vielmehr auf den konkreten Einzelfall abzustellen und zu fragen, ob das Publikum geneigt ist, die spezielle in Streit stehende Marke abzukürzen, was sich sowohl aus dem Markenbegriff selbst als auch aus den damit beworbenen Waren oder Dienstleistungen ergeben kann. Bei Waren des täglichen Bedarfs dürfte eine Abkürzungsneigung eher anzunehmen sein als bei Luxusgütern oder langlebigen Waren.
199
Position innerhalb des zusammengesetzten Zeichens. Grundsätzlich kann auch die Position innerhalb des zusammengesetzten Zeichens für eine Prägung eines Zeichenbestandteiles sprechen. Soweit keine anderen Anhaltspunkte bestehen, dürfte dem vorangestellten Wort(-bestandteil) eher eine prägende Stellung zukommen als den folgenden Bestandteilen (EuG 16.12.2015 – T-491/13 – TRIDENT PURE/mentos PURE FRESH; Urt v 19.5.2011 – T-81/10 – AIR FORCE/TIME FORCE). Anders können Marken zu beurteilen sein, bei denen der erste Bestandteil die Waren beschreibt (EuG Urt v 20.9.2011 – T-99/10 – TOFUKING/Curry KING; Urt v 13.12.2011 – Az T-61/09 – Schinken King/King).
200
– Verwendung von Namen. Bei Zusammensetzungen aus Namen, insb aus Vor- und Nachnamen, kommt eine Verwechslungsgefahr ausschließlich aufgrund des Vornamens nur dann in Betracht, wenn dieser ausnahmsweise zur Identifizierung einer bestimmten Person verwendet und so verstanden wird (BPatG GRUR 1998, 1027 – Boris/BORIS BECKER). In aller Regel wird davon auszugehen sein, dass innerhalb einer Kombination aus Vor- und Nachnamen beide Bestandteile den Gesamteindruck bewirken, weshalb eine jüngere Marke mit Vor- und Nachnamen nicht ähnlich mit einer Marke einzustufen ist, die nur aus dem Nachnamen besteht (BGH MarkenR 2005, 232 – MEY/Ella May; MarkenR 2000, 364 – Carl Link; MarkenR 2000, 20, 22 – RAUSCH/ELFI RAUCH; MarkenR 1999, 57, 60 Lions; Onken MarkenR 2011, 141, 143 schlägt vor, diese Konstellation im Rahmen des gedanklichen Inverbindungbringens zu prüfen).
201
Hinsichtlich der Verwendung von Nachnamen ist dagegen nach der Rspr regelmäßig nach deren Verbreitungsgrad zu unterscheiden, der sowohl für Vor- als auch für Nachnamen festzustellen ist (EuGH MarkenR 2010, 315 Rn 36 – Barbara Becker/BECKER ONLINE PRO/BECKER). Nur sofern es sich um einen sehr verbreiteten Nachnamen handelt, soll dieser nicht prägend oder selbstständig kennzeichnend sein, so dass eine Verwechslungsgefahr ausscheidet (BPatG Beschl v 30.3.2011 – 26 W (pat) 87/10 – Simon Weber/WEBER; EuG GRURInt 2005, 503 – SISSI ROSSI/MISS ROSSI). Bei nicht sehr verbreiteten Namen kann dieser hingegen prägend bzw selbstständig kennzeichnend sein, so dass eine Verwechslungsgefahr bestehen kann (BPatG GRUR 2012, 523 – ROCCO MILES; EuG GRURInt 2005, 499 – ENZO FUSCO/ANTONIO FUSCO; laut EuG 18.4.2016 – T-295/15 – Anna Smith/SMITH soll es allerdings bei Unionsmarken ausreichen, wenn der Nachname bereits in einem Teil der Union nicht üblich ist). Regelmäßig ist allerdings eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen, wenn zwei gegenüberstehende Zeichen zwar einen identischen Nachnamen aufweisen, aber eines der Zeichen zusätzlich einen Vornamensbestandteil enthält (BPatG GRUR 2014, 389, 391 – SashaFabiani; GRUR 2014, 389, 391 – Manuel Luciano/Luciano).
202
Zusammensetzungen von Modemarken aus einem Namen und einem geläufigen beschreibenden Teil sind nicht als Gesamtheit aufzufassen (BPatG GRUR 2007, 509 – TONY/Toni Dress).
203
– Zusammensetzungen aus Wort- und Bildbestandteilen. Bei Wort-/Bildmarken soll regelmäßig der Wortbestandteil prägend sein, da er für das Publikum die am einfachsten erfassbare Bezeichnungsform darstellt (BGH MarkenR 2013, 26, 27 – Castell/VIN Castel; MarkenR 2006, 402, 406 – Malteserkreuz; GRUR 2006, 60, 62 – coccodrillo; GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT; GRUR 2004, 775, 776 – EURO 2000; GRUR 2003, 1040, 1043 – Kinder I; GRUR 2003, 712, 714 – Goldbarren; MarkenR 2001, 311, 313 – Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 1999, 167, 168 – Karolus-Magnus; GRUR 1996, 198, 200 – Springende Raubkatze; GRUR 1996, 267, 269 – AQUA; OLG München GRUR-RR 2008, 6, 7 – B.T.I.; BPatG GRUR 2006, 682, 683 – UNDERGROUND; EuG GRURInt 2005, 940 Biker Miles/MILES; GRURInt 2005, 925 – STAR TV). Etwas anderes kann gelten, wenn bei der älteren Wort-/Bildmarke der Bildanteil so dominiert, dass die klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit des Wortbestandteiles in den Hintergrund tritt (BGH MarkenR 2006, 402, 405 – Malteserkreuz; EuG 28.1.2016 – T-781/14 – TVR ENGINEERING/ZVR; Urt v 21.1.2010 – T-309/08 – G Stor/G-Star; MarkenR 2005, 530 – LIMONCHELO/Limoncello; zustimmend Bender MarkenR 2006, 60, 61), oder wenn der Wortbestandteil in ein komplexes Bild eingegliedert ist und nur eine untergeordnete Bedeutung erfährt (OLG Köln GRUR-RR 2007, 388 – Ohne Dich ist alles doof/Mit Dir ist alles toll), oder dem Wortbestandteil nur eine geringe Kennzeichnungskraft zukommt,